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Fonte: Vanessa Pereira Oliveira Soares | Postado em: | Categoria:

Conflitos entre registro de marcas e nomes empresariais

Diuturnamente, na rotina de um escritório de advocacia empresarial, é possível vislumbrar a confusão que paira entre os empresários no que diz respeito aos conceitos de nome empresarial e marca. A maior parte acredita que bastam a escolha do nome da empresa e o arquivamento do Contrato Social na Junta Comercial para poder fazer uso exclusivo, como bem entender, daquele ‘‘nome comercial’’. A vida, entretanto, é um pouco mais complicada: nome empresarial e marca são institutos que não se confundem.

De fato, o registro do nome empresarial mediante arquivamento do Contrato Social na Junta garante a exclusividade de uso do nome que identifica a empresa e/ou o empresário. Entretanto, esta proteção se limita à unidade federativa onde efetivado o registro. Para que obtenha tal exclusividade em âmbito nacional, o empresário deve requerer a extensão da proteção daquele nome perante as Juntas Comerciais dos demais Estados.

É imperativo observar, contudo, que o registro do nome empresarial não garante a exclusividade de uso da marca, ainda que esta acompanhe o primeiro. É que, enquanto o nome empresarial identifica a empresa, o empresário e como estes se apresentam, a marca identifica o produto ou serviço desta empresa, possui abrangência nacional e seu registro é efetuado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Sua concessão garante ao titular a exclusividade de uso da marca com determinada apresentação – mista ou nominativa – na classe em que estiver inserida naquela autarquia; ou seja, para determinado ramo mercadológico, tipo de produto ou serviço. Salvo, é claro, se se tratar de marca de alto renome, o que garantirá a exclusividade de uso em todas as classes existentes. É situação bem diferente do registro do nome empresarial, que garante a exclusividade de uso, tal qual ele se apresenta textualmente, no ramo de atividade e nos limites do território em que foi concedido.

Em que pese a nítida diferença existente entre os institutos, há casos de empresas que registram como marca expressão que integra o nome empresarial. Também há aquelas que registram nomes empresariais contendo expressão registrada como marca. Como dito no início, paira muita confusão no ar.

Tudo poderia ser mais fácil, é claro, mas aí não estaríamos no Brasil. Por aqui, sentimos falta de um sistema que possibilite a integração entre o Departamento de Registro Nacional e Integração (DREI) e o INPI, de forma a permitir a busca de anterioridades e, consequentemente, impedir o registro de nomes empresariais e marcas idênticas. Como consequência natural, a responsabilidade de fixar critérios para resolução dos conflitos travados entre as empresas que buscam a prioridade de uso de uma marca ou nome empresarial é transferida ao Judiciário. Não é à-toa, pois, que tenhamos rompido a barreira dos 100 milhões de processos judiciais em tramitação no País.

Em regra, ainda que determinada empresa possua o registro do nome empresarial anterior a do registro de marca, o segundo prevalecerá sobre o primeiro, por garantir a exclusividade de uso em todo o território nacional. Para aferir a colidência entre nome empresarial e marca não basta se ater ao critério da anterioridade do registro. Devem ser levados em consideração dois princípios do direito das marcas, quais sejam: o Princípio da Territorialidade, que se refere ao âmbito geográfico de proteção conferida pelo registro; e o Princípio da Especificidade, que liga a marca ao tipo de produto ou serviço para o qual foi registrada, considerando a classificação posta no INPI.

Para que a reprodução de elemento característico de nome empresarial de terceiro constitua óbice a registro de marca, à luz do Principio da Territorialidade, faz-se necessário que a proteção ao nome não goze de tutela restrita a um Estado, mas detenha a exclusividade sobre o uso em todo o território nacional. Assim, se duas marcas guardam afinidade mercadológica, além de identidade fonética e escrita quanto aos elementos nominativos, podendo causar confusão aos consumidores, inviável admitir a coexistência de ambas. É, literalmente, o entendimento do Recurso Especial 1204488/ RS, julgado em 2011 pelo Superior Tribunal de Justiça. Ainda que haja a proteção contida no artigo 124, inciso V, da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), que prevê não serem registráveis como marcas os nomes empresariais, a maior parte das pessoas físicas e jurídicas não só ignora este aspecto como não promove a busca de anterioridade perante a Junta Comercial. E este trabalho – realizado de forma diligente – evita muita dor-de-cabeça no futuro, dado seus desdobramentos jurídicos negativos.

Em conclusão, o mais prudente antes de requerer a proteção do nome empresarial e do registro de marca, para evitar eventual conflito judicial entre ambos os institutos, é que o empresário consulte antes a Junta Comercial e o INPI. Ou delegue esse encargo àqueles agentes especializados na matéria, calejados e conhecedores do metier.

Vanessa Oliveira Soares, advogada da Cesar Peres Advocacia Empresarial, é especialista em Propriedade Industrial e Intelectual

© Cesar Peres Dulac Müller Advocacia Empresarial


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